Лицензионный договор на товарный знак: как разрешить пользоваться и не потерять знак

Ситуация обычная: партнёр открывает точку под вашим названием, или вы запускаете франшизу, или продаёте бизнес вместе с брендом. Подписанного договора для этого мало. Право пользоваться товарным знаком возникает у другой стороны только после того, как Роспатент внесёт запись в реестр. Разберём, какие есть варианты и что должно быть в бумагах.

Три способа поделиться знаком

Лицензионный договор (ст. 1489 ГК РФ). Знак остаётся вашим, другая сторона получает право использовать его в оговорённых пределах: по перечню товаров, по территории, на срок. Это основной инструмент, когда вы хотите сохранить контроль.

Договор об отчуждении исключительного права (ст. 1488 ГК РФ). Знак переходит к покупателю целиком и навсегда — по всем товарам или по их части. Обратной дороги нет. Отдельное ограничение: отчуждение не допускается, если оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Договор коммерческой концессии, он же франшиза (гл. 54 ГК РФ). Комплекс прав: знак плюс коммерческое обозначение, технологии, стандарты. К части, касающейся знака, применяются правила о лицензионном договоре (п. 4 ст. 1027 ГК РФ). Важная деталь: без зарегистрированного товарного знака договор концессии заключить нельзя — знак является обязательным элементом комплекса.

Выбор между лицензией и концессией на практике решается объёмом: если вы передаёте только название — лицензия, если ещё и бизнес-модель со стандартами — концессия.

Исключительная и неисключительная лицензия

Неисключительная лицензия оставляет вам право выдавать такие же лицензии другим и самому использовать знак. Это стандарт для сетей и для большинства партнёрств.

Исключительная лицензия означает, что в оговорённых пределах — например, в одном городе по одному классу — лицензиат остаётся единственным. По общему правилу при исключительной лицензии сам правообладатель уже не может использовать знак теми же способами на той же территории. Если вы хотите сохранить за собой такую возможность, это нужно прямо прописать в договоре.

Если вид лицензии в договоре не указан, она считается неисключительной (п. 2 ст. 1236 ГК РФ). Молчание здесь работает в пользу правообладателя, но полагаться на умолчания в договоре, который потом пойдёт в Роспатент, не стоит.

Что должно быть в договоре

Предмет. Товарный знак идентифицируется номером свидетельства — не описанием и не картинкой в приложении, а именно номером. Расхождение между номером в договоре и реальной регистрацией — типовая причина отказа в регистрации распоряжения.

Перечень товаров и услуг. Здесь главное правило всей темы: лицензия не может быть шире регистрации. Нельзя разрешить пользоваться знаком для кофе, если знак зарегистрирован только для услуг кафе. Такое условие в договоре превращается в проблему при регистрации.

Территория. Если не указана — лицензиат вправе использовать знак на всей территории России (п. 3 ст. 1235 ГК РФ). Для локальной франшизы это обычно не то, чего хотел правообладатель.

Срок. Если не указан — договор считается заключённым на пять лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). При этом срок лицензии не может превышать срок действия самого знака: если до окончания охраны два года, лицензия на десять лет невозможна.

Вознаграждение. Возмездный договор без условия о цене считается незаключённым, и правило «цена определяется по аналогии» здесь не работает (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Если лицензия безвозмездная, это нужно написать прямо.

Контроль качества. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества товаров требованиям лицензиара, а лицензиар вправе это контролировать (п. 2 ст. 1489 ГК РФ). Условие не декоративное — см. раздел про ошибки ниже.

Регистрация в Роспатенте: без неё право не переходит

Распространённая формулировка «без регистрации договор ничтожен» устарела. С октября 2014 года регистрируется не сам договор, а предоставление права использования. Договор при этом действителен, но предоставление права считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ). Для сторон разница почти незаметна: пока записи нет, лицензиат использует знак без права, а вы как правообладатель отвечаете за то, что происходит под вашим именем.

Практические последствия отсутствия записи: лицензиат не может защищаться от претензий вашим знаком, платежи по договору сложнее обосновать перед налоговой, а использование знака лицензиатом рискует не зачесться вам как использование по ст. 1486 ГК РФ.

Как это делается. В Роспатент подаётся заявление о государственной регистрации распоряжения исключительным правом. К нему прикладывается либо сам договор, либо выписка из него, заверенная сторонами, — второй вариант удобнее, если вы не хотите раскрывать ведомству коммерческие условия. Если заявление подают обе стороны совместно, комплект минимальный; если одна — потребуются документы, подтверждающие заключение договора.

Пошлина считается по действующему Положению о патентных и иных пошлинах (ПП РФ № 941): базовая ставка за рассмотрение заявления плюс доплата за каждый товарный знак сверх одного. Ставки в последние два года менялись, поэтому конкретную сумму под ваш договор мы считаем на момент подачи, а не по прошлогодней таблице.

Сроки: формально регламент отводит на услугу до 68 рабочих дней, на практике обычно около двух-трёх месяцев с учётом возможных запросов.

Роялти и налоги в двух словах

Форма вознаграждения бывает трёх видов: фиксированные разовые платежи (паушальный взнос), периодические платежи, процент от выручки — или их комбинация. Роспатент не проверяет размер вознаграждения, но проверяет, что условие о нём в договоре есть.

Для лицензиата платежи по зарегистрированному лицензионному договору — расходы, уменьшающие налоговую базу. Именно поэтому налоговая при проверке смотрит на запись в реестре: без неё расходы легко оспорить. Это ещё один аргумент в пользу того, чтобы не откладывать регистрацию.

Три ошибки, из-за которых можно потерять знак

Нет реального контроля качества. Условие в договоре есть, а контроля нет: лицензиат работает как хочет, качество падает, потребитель связывает это с вашим брендом. При споре отсутствие контроля становится аргументом против правообладателя, а претензии потребителей к лицензиату по качеству могут прийти и к вам — по ним лицензиар и лицензиат отвечают солидарно (п. 2 ст. 1489 ГК РФ).

Лицензия шире регистрации. Разрешили использовать знак для товаров, которых нет в вашем перечне, — Роспатент такое распоряжение не зарегистрирует, а до момента отказа стороны уже год работают в подвешенном состоянии.

Знак не используется ни вами, ни лицензиатом. Три года неиспользования — и любое заинтересованное лицо может добиться досрочного прекращения охраны через Суд по интеллектуальным правам (ст. 1486 ГК РФ). Использование лицензиатом засчитывается правообладателю, но только если оно происходит под его контролем. Незарегистрированное предоставление права этот контроль доказывает плохо.

Если вы готовите лицензию, франшизу или продажу знака — оставьте заявку на сайте: посмотрим договор до подачи, проверим соответствие перечня регистрации и посчитаем пошлину по действующим ставкам. Если знака ещё нет, а франшизу уже обсуждаете, начните с бесплатной проверки названия на главной: без своей регистрации передавать пока нечего.